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来源：老彭讲知产
作者：彭文波
国家知识产权局2019年9月24日发布了【关于《专利审查指南》修改的公告》】，此次修改涉及到专利申请和代理实务中的多方面问题，其中有关“分案申请“的修改引起了笔者的关注。
本次审查指南对分案申请提出的时间、分案申请的申请人和发明人进行了重大修改。修改如下：
第一部分第一章第5.1.1节第（3）项第5段修改为：
【以下文字中，蓝色部分为新增加的内容，红色部分为旧版中被删除的内容】
对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。
但是，因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。申请人补正后仍不符合规定的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。不符合规定的，不得以该分案申请为基础进行分案，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。
《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节第（4）项修改为：
(4) 分案申请的申请人和发明人
分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同；不相同的，应当提交有关申请人变更的证明材料。针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当与该分案申请的申请人相同。不符合规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书。
分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。针对分案申请提出的再次分案申请的发明人也应当是原该分案申请的发明人或者是其中的部分成员。对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。
我们不禁要思考一下，审查指南为什么要对分案申请进行如此大刀阔斧的修改呢？这要从分案申请制度以及目前我国关于分案申请的具体规定说起。
一、分案申请制度
分案申请是从母案申请中分割而来，其不得超出母案权利要求书和说明书的记载范围却能够享受母案的申请日和优先权日。专利法第31条规定了专利申请必须具备单一性。申请人在申请专利时，难免将一些与本申请所要解决的技术问题不具有关联性的技术方案记载在申请文件中。当申请文件存在单一性问题时，审查员通常会在审查意见中指出单一性缺陷并要求申请人修改。
《专利法实施细则》第42条第1款规定：
一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。
《审查指南》规定：
申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。①
这就是我们通常认为的分案申请的递交时间规定，也就是母案处于pending状态都可以分案。当然，分案申请的再分案也要根据母案的记载范围进行审查，分案的再分案不得超出原申请的记载范围。
二、指南的漏洞：分案的再分案——无限分案可行吗？
我们不禁要思考一下，审查指南为什么要对分案申请的分案申请（再分案）进行如此大刀阔斧的修改呢？
这里要引入两个问题，一个是分案时间，另一个是分案基础。
分案申请对专利申请人来说，当然是一个有利的制度。专利申请人总是想突破分案申请的时间规定和对分案基础的限制，最棒的就是“想分就分，想怎么分，就怎么分”。
那如果申请人在母案已经结案的情况下，还想再分案该怎么办呢？
我们先来看原来的《审查指南》是怎么规定的。《审查指南》（2010版）就分案申请的再分案申请，给出了一种例外情形：
对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。
但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。②
也就是说，指南允许申请人根据审查员指出的单一性缺陷，对已有的分案申请（一次分案）进行再次分案（二次分案）。而且这种“被动分案”不受到前述时限（母案处于pending 状态）的限制，只要是审查员指出的单一性缺陷，即便是母案不能再pending，都可以进行分案。
当然，上述理解是根据指南的字面意思做出的理解，实务中，笔者自己暂时还没有遇到对二次分案再进行三代分案甚至四代分案的情形。
但是不知道大家注意到没有，指南的这个规定只是规定了基于单一性缺陷的审查意见所进行的“被动分案”，不受到母案pending的限制，却没有对二次分案提出的时间和二次分案提出的基础进行明确。
之前君合律师事务所上海分所的赵昊律师遇到过一个第五分案的案例。这个案例很好地体现了《审查指南》（2010）有关多次分案申请的漏洞。
案情概述③
在提交第五分案（最新分案）时的情况（按提交时间排列）：母案申请：已经授权多年，处于不能再pending的状态；
第一分案：基于母案在其pending时提出，最终视撤，处于不能再pending的状态；
第二分案：基于第一分案在其pending时提出，授权几年之后未缴年费，处于不能再pending的状态；
第三分案：基于母案在其pending时提出，实审阶段有指出单一性缺陷的通知书，最终实审驳回，复审维持驳回，一审维持驳回，未上诉，驳回生效，处于不能再 pending的状态；
第四分案：基于第三分案在其一审上诉期间提出的，实审阶段没有指出过单一性缺陷的通知书，已发了授权通知，尚未交费。
第五分案（最新的分案）：基于第三代分案提出。
在上述案例中，第五分案实际上是在除第四分案之外都处于不能再pending的状态，但是第三分案拿到了指出单一性缺陷的通知书的情况下提出的，并且赵昊律师称，最近收到了初审合格通知书，第五分案成功了。
整个申请过程如下图所示
五次分案申请的时间轴
也就是上图中：
绿色箭头对应的第四分案处于pending，说明存在分案时机；
深蓝色箭头对应的第五分案享受了第四分案处于pending带来的分案时机；
但是，第五分案的分案基础却来源于紫色的第三分案；
而且，第五分案的分案理由基于审查员在第三分案中所下发的单一性缺陷通知书；
有木有很完美地符合现行审查指南的规定？
我们不禁要问：图中的红色问号所对应的这种分案基础到底存不存在？
从该案来看，按照现行《审查指南》，能够接受同时符合如下两个条件的分案申请：
1. 同一专利群中至少有一个分案申请收到过单一性相关通知书；
2. 最新分案提出时，至少有一个申请还处于 pending的状态，无论这个申请是否收到过单一性相关通知书。
早几个月，关于英特尔超20年专利授权案，业内讨论的非常激烈，有的观点认为只要有一个分案拿到过单一性相关通知书，无论是否有pending的申请，都能够无限分案；另一些观点则认为，英特尔案是初审部门的失误，只有当收到过该等通知书的分案申请还pending的时候才能分案。
上述的案例确实提出了一个问题——单一性相关通知书是不是只能用一次？用过了单一性相关通知书的分案，还能不能继续分案？
从上述案例来看，现行的审查指南确实允许手持一份单一性相关通知书就为所欲为继续无限分案。
那我们来看新修改的指南是怎么规定的
【以下文字中，蓝色部分为新增加的内容，红色部分为旧版中被删除的内容】
对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。
但是，因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。申请人补正后仍不符合规定的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。不符合规定的，不得以该分案申请为基础进行分案，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。
新修改的指南，非常清晰的界定了分案时机和分案基础。根据新修改的指南，我们再来看刚刚的案例：
第五分案申请递交的时间：由于母案已经不能pending，那么第五分案的递交时间应该以存在单一性缺陷的第三分案为基础进行审核，但是此时第三分案已经不能pending，因此第五分案不符合指南规定，不能以第三分案为基础进行分案。审查员应该发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。
三、关于主动分案
通常情况下，分案申请与专利申请的单一性密切相关，或者可以认为它们是单一性这一问题的两个方面。即，满足单一性要求的内容可以合于一件专利申请中提出，不能满足单一性要求的内容则往往要在原申请的基础上提出分案申请。
从逻辑关系上来讲，分案申请应当是为克服母案申请存在的单一性问题而提出的，分案申请的权利要求相对于母案申请的权利要求应当是不具备单一性的。
但是《专利法》及其实施细则中并未对分案申请的相关内容进行明确限定，而仅在《审查指南》的第二部分第六章第3.2节中规定了“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明”。
笔者认为，首先，在分案申请的初步审查中，主要关注的是分案申请形式上的问题，分案申请的相关核实并不涉及对分案申请是否与母案申请属于一个总的发明构思的核实。④而且在专利申请实务中，我们也发现，与单一性问题无关的主动分案，在初步审查中也并不禁止。
基于现行的专利审查制度，申请人可以利用主动分案申请，取得一些意想不到的效果。当然，这样的“另类分案申请”是否符合专利立法的原意有其值得商榷的地方。我们此处主要出于保护申请人利益的角度来审视分案申请制度。
四、主动分案用的好，能够为申请人争取更多的利益
1、拖延时间
如果因为撰写和审通答复失误导致申请文件即将被驳回，或者母案不幸收到了驳文，母案已经到了“危亡之际”，可以自收到驳回决定之日起三个月内提出分案申请。即便是提出专利复审请求之后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，都可以提出分案申请，复审和分案两手准备，还可以起到拖延时间的效果。
2、抢占时间
一件专利申请，必须全部权利要求具备授权条件才能获得授权。申请人与审查员之间往往会就部分权利要求存在争议，专利审查工作进入胶着状态。专利局等得起，为了抢占市场申请人可等不起，当申请人发现本申请短时间内授权前景不明朗时，可以先行一步，先暂时不管那些有争议的权利要求，将其删除，以使得其他权利要求快速获得授权。然后，在授权办登期间再启动主动分案，将那些曾经放弃的权利要求写入分案申请中。
3、借尸还魂
专利法第31条和细则51条禁止超范围修改，也禁止不根据审查员指出的缺陷进行修改，主动增加权利要求的机会也仅限于主动修改时机。如果说明书中确实有很值得保护的技术方案不慎被权利要求遗漏，可以采用分案申请的手段，让这些潜藏在说明书中的技术方案变成权利要求，重获新生。避免这些值得保护的技术方案被说明书“捐献”给公众。
4、返老还童
在发明专利的实质审查过程中，申请人为了获得授权，使权利要求克服审查员指出的创造性缺陷，往往会对权利要求进行合并式修改。如果修改之后审查员仍然认为修改后的权利要求都不具备创造性，将其被驳回。进入复审程序之后复审成功，如果复审决定中表明即便权利要求不进行合并，权利要求仍然具有创造性，申请人自然希望将权利要求恢复为拆开的状态，但是按照《审查指南》的规定，复审请求决定是基于修改文本的基础上撤销驳回决定的，因此原审查部门应该以修改文本为基础继续进行审查。此时，可以利用主动提交分案申请获得“返老还童”的效果。让复审成功的案件继续审查，然后基于原申请提出一个带有原始权利要求的分案申请，删除重复授权的权利要求，使得母案和分案的技术特征不完全相同，就有可能使两件专利都获得授权。
5、“潜水艇”专利
“潜水艇专利”，这个术语主要源自美国专利制度的特殊性：早期美国专利是授权后才开始计算保护期的（17年），而授权之前发明人又可以通过多种途径对说明书以及权利要求书进行修改并让这个申请一直处于效力待定的pending状态；且当时的规定是专利只有在授权时才会被公开。由于这个在授权前一直处于不公开状态，就如同潜水艇一般难以察觉，等它浮出水面时已经处于攻击状态，所以当时人们把这样的专利称为“潜水艇专利”。⑤
目前，我国专利法不支持前面所述的“经典”的“潜水艇专利”的运作，目前所谓的“潜水艇专利”与经典的“潜水艇专利”已经有了极大的区别，但思路还是类似的，就是尽可能将自己的专利隐藏在暗处，然后再适时给对手致命一击。目前如果中国的专利申请人期望竞争对手早期不能察觉到我方的专利并在授权之后攻其不备，只能通过撰写时的策略尽可能地把专利变得不容易被检索到。
其实，上面所说的分案申请的四种用法都可以利用专利审查过程中，权利的不稳定性和专利授权的滞后性给对手造成迷惑，从而给竞争对手的专利分析工作和专利预警工作增加难度。这种做法在一定程度上具有“潜水艇”专利的性质。
五、总结
1、 分案申请策略有很多“妙用”，用的好可以带来意想不到的效果；
2、专利分析和专利预警工作，应该特别注意“潜水艇专利”，加强在审未授权申请文件的监控力度；
3、本次审查指南的修改，限制了所谓的无限分案，对分案的再分案的提出时间和提出基础进行了明确化，这一点应该点赞。
4、 我国现行的主动分案制度允许申请人可以在不确定的时候扩大或者修正申请的保护范围。这确实对社会公众有不公平之处，有可能使《审查指南》关于修改的时机和范围的规定形同虚设。因此，后续的《专利法》及其细则，以及《审查指南》应该对主动分案的条件做出更详细的规定。
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①参见《专利审查指南2010》第一部分第一章5.1.1，第23页。
②参见《专利审查指南2010》第一部分第一章5.1.1，第23页。
③参见微信公众号，赵日天说专利，赵日天：《【ZRT22】无限分案bug今犹在 啥都还没改》，2017年10月19日。
④参见微信公众号，强国院，国家知识产权局专利复审委员会第二申诉处审查员傅玉：《对另类分案申请的一点思考》，2016年2月12日。
⑤参见微信公众号，汇业法律观察，唐嘉伟：《专利术语——潜水艇专利》，2016年12 月14日。
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